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搶攻物聯網商機

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2014年11月號

把科學變成好生意

Turn Your Science into a Business
雷迪.科塔 Reddi Kotha , 菲利浦.金 Phillip H. Kim , 奧利佛.艾力克斯 Oliver Alexy
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發明家與企業把科學發現商業化時,往往會面臨數種潛在的致命陷阱。最常見的狀況,是許多大公司、發明家或其他人,輕易就搶走原創者的心血結晶。本文教你如何避免落入這些陷阱中,讓商業化最後不致以失敗收場。

一般成人體內平均約有四十公升的水,來支持身體的代謝作用。被灼傷的人因為皮膚受損,每天可能流失近37 公升的水。傳統治療灼傷病患的方法,涉及痛苦的手術,通常還伴隨著後續一連串累人的手術。琳恩.艾倫- 霍夫曼(Lynn Allen-Hoffmann)親眼目睹一名重度灼傷農夫的治療過程後,誓言找出能幫助這些病患的方法。她著手為期十年的計畫,進行超過一千次的實驗,最終利用源自一般細胞組織的細胞株製成皮膚替代物,並在1999 年取得這項發明的專利。

艾倫-霍夫曼現在是史茁塔科技(Stratatech)公司的執行長暨首席科學家,公司主要開發用於治療與研究的皮膚替代物。史茁塔科技目前在美國與世界其他國家擁有的專利超過二十項,2013 年7 月,它從美國衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services),取得價值4,700 萬美元的合約,要讓公司旗艦的皮膚組織產品史茁塔移植片(StrataGraft),完成美國食品藥物管理局(FDA)的核准流程。史茁塔移植片處理灼傷患者的效果相當好。一項臨床實驗指出,接受這項新技術治療的灼傷病患中,20 人有19 人能免於進行後續充滿痛苦的手術。

這是個很棒的故事:一名科學家在實驗室中有了發現,進而成立一家公司,利用她的研究發現,製造救命的產品。但不是所有的科學研究,從發現或發明轉換到商業企業,都進展得如此順利。與艾倫霍夫曼的經驗相比,發明家羅伯.基恩(Robert Kearns)可就沒那麼順利,他發明的間歇雨刷,在今日大多數汽車上都可看見。基恩努力了將近三十年,才讓自己在1960 年代已設計、製造,並取得專利的技術獲得重視,而且取得財務報酬。

基恩打從一開始,就很了解自己的發明背後蘊含的商機,他試圖把這項技術賣給克萊斯勒(Chrysler)和福特(Ford),卻遭到拒絕。不料,福特在1969 年竟推出搭配間歇雨刷的汽車,其他汽車製造商在1970 年代也迅速跟進。基恩非常吃驚,就連外國汽車上都可以看到間歇雨刷,他拆開兒子向當地賓士(Mercedes)經銷商購買的間歇雨刷系統,發現當中採用的技術,與自己研發的專利技術一模一樣。他決定提告。

儘管擁有專利,基恩依舊必須奮力爭取自己發明應得的財務報酬。克萊斯勒與福特主張,基恩沒有發明任何新的零件,而且任何專家都能輕易重做出基恩的改良。在他們眼中,這項發明非常「淺顯易懂」,也意謂他的專利無效。

法院終究站在基恩這一邊,他最終分別從克萊斯勒與福特手中獲得三千萬美元與一千萬美元,但過程中耗費龐大時間與精力,而且獲得的報酬遠低於這項技術應得的價值,因為已有數百萬汽車使用這項技術。

在本文中,我們將檢視七項常見的智慧財產陷阱,並提供避開這些陷阱的策略。

固有的緊張關係

初期的成功並不一定對發明家有利。基恩的經驗相當普遍。根據美國專利暨商標局(U.S. Patent and Trademark Office)與世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization)的資料,光是在美國,2013年核准的專利申請案就有280,000件,全球總計約有一百萬件。但當中僅有約10%,會產生商業收益。即使真的產生商業收益,金額也不大:平均來說,專利賺進的錢,尚不足以支應取得專利的成本。

這種讓人失望的結果,有很大一部分可歸因於商業績效與科學研究兩者固有的緊張關係。一項新技術在商業上的成功,通常仰賴關鍵資產或能力的獨家所有權。另一方面,科學突破倚仗的是公開交流想法,以及利用各種不同來源知識的能力。除非可以解決這樣的緊張關係,否則突破性的發現不僅難以成功商業化,潛力恐怕也無法徹底發揮。

為了解如何管理這樣的緊張關係,我們針對超過一千項發明進行廣泛的分析,這些發明來自威斯康辛大學(University of Wisconsin)的技術轉移辦公室:威斯康辛校友研究基金會(Wisconsin Alumni Research Foundation)。我們與威斯康辛大學的資深高階經理人卡爾.葛布蘭森(Carl Gulbrandsen)與麥可.法克(Michael Falk)合作,訪談技術轉移辦公室的資深領導團隊、智財權經理人、授權經理人、法律顧問、合約經理人,以及其他員工。我們參與各種會議,直接了解如何評估各項發明的商業潛力。

藉由這項研究,我們找出七種常見的智財權陷阱,粗心的發明家(同樣適用於個人與企業)很可能掉入這些圈套中。這些陷阱從社會的角度來看,更顯得擾人:長久以來,它們阻礙有潛力可改善世界人類福祉的發明擴散。在接下來的文章中,我們會描述這些陷阱,並提供已證實有用的策略來避開它們。當然,這些策略與科學家的關係最密切,但所有的發明家也都能從中受惠,因為他們會更清楚知道如何管理智慧財產權,並提升自己從發現中實現獲利的機會。

策略1 :別急著公開揭露

大多數發明家總是迫不及待地向外界宣布自己的發現。有些則是被迫這麼做,因為對學術界來說,出版在研究過程中扮演極為重要的角色。不幸地,公開揭露通常也造成發明家無法讓自己的發明取得專利,倫敦帝國學院(Imperial College of London)教授羅伯.帕內斯基(Robert Perneczky)就為此付出慘痛的教訓。

2010年,帕內斯基成功分離腦脊髓液裡的蛋白質,它可以作為老人痴呆症的生物標記。帕內斯基的蛋白質,預計能大幅改善老人痴呆症早期診斷的精準度。就在他聯絡技術轉移辦公室,希望把自己的發現商業化時,讓他大吃一驚的是,這項技術喪失吸引力了。因為他已把打算用來申請專利的技術細節,鉅細靡遺地寫在一篇發表於頂尖學術刊物的論文中。技術轉移辦公室告訴他,現在這項發現已落入公共領域。

很明顯地,守口如瓶對具有學術訓練背景的科學家來說,不是一個可能的選項,因為他們很重視,並仰賴同儕的意見回饋。這也說明了為什麼智財權管理實務中最常見的商業機密策略,不適用於科學家。要避開這類陷阱,發明家應把揭露資訊的範圍,限制在主要的研究成果,或是僅描述問題,盡量不要把解決方法每個步驟的資訊都公布出來。但在某些國家,由於一些資訊揭露要求比美國更嚴格(像是寬限期,揭露哪些細節,以及「發明性步驟」的組成要件等),因此,即使只是部分揭露,也可能無法取得智財權的保護。

針對所有個案,我們建議在作出任何形式的資訊揭露之前,先提出暫時性的專利申請。為安全起見,有些公司會在公開揭露資訊的前幾天,甚至前幾個小時,提出暫時性的專利申請。暫時性的專利申請能保護發明家,成為這個新想法的最優先受益人,同時也爭取到進一步發展這個概念的時間,產生更多成果,創造出工作原型,這些資訊在之後可增添到完整的專利申請書中。一旦出現不小心洩露資訊的情況,立刻提出暫時性的專利申請,有助於保護智慧財產權。切記,完整的專利申請必須在12 個月內提出,才能獲得專利。

在企業研發部門工作的科學家,較不可能犯下帕內斯基的錯誤。至少,在大型企業裡設有須由法律顧問、智財經理人核准的標準審查實務,新發明相關資訊發布的正式流程,以及受過智財權相關訓練的員工。即使如此,還是存在不小心洩露資訊的風險,因為企業經常會向潛在投資人、顧客、供應商,預告或展示自己還未上市的新產品。雀巢(Nestle)過去一直保護一項關鍵專利,也就是旗下的暢銷商品膠囊咖啡機,但這項專利在英國卻是無效的,這部分肇因於雀巢公司把四十部測試機,寄送給位在比利時與瑞士的特定顧客,卻沒有要求他們簽下任何保密協議。這個疏忽,造成各種仿冒咖啡膠囊流入市面。

蘋果公司同樣也掉入這個陷阱之中,2007 年,史帝夫.賈伯斯(Steve Jobs)在產品發表會上展示iPhone 的相簿回彈功能。蘋果一直到發表會結束五個月之後,才在歐洲提出這項技術的專利申請,結果,德國法院在2013 年判定這項專利無效。

策略2 :別忽略監控能力

製程與方法創新難以保護。因為大多數企業都不會對外透露自己的生產作業流程,以致難以分辨某個產品的製造,是否是採用某項製程技術來生產。這讓企業能游走灰色地帶仿照採用新的方法或技術,而且不用支付授權費。這正是基恩的間歇雨刷技術面臨的問題。當初,如果基恩能更早行使自己的智財權,結局很可能會大不相同。

理論上,發明家會替生產技術或方法建立標記,讓製造出的產品中存有這項標記。這裡有個很好的例子,是關於從酒莊製酒廢棄物提煉類黃酮素的新製程,類黃酮素這個複合物,出現在紅酒、紫葡萄汁,以及其他萃取液,可幫助人類與動物預防心臟病。這個新製程的發明家找到一種方法,將獨特的化學指紋,標記在提煉出來的類黃酮素中,因此,任何使用這個製程提煉出的類黃酮素,只要經過簡單的測試就會一目瞭然。

另一種保護創新製程智財權的方法,就是把製程轉換成產品。其中一個找上我們技術轉移辦公室的研究團隊,發明出研究試管幹細胞的新方法,這個方法同時能模擬類似活體幹細胞所處的環境。雖然對研究人員與生技公司來說,這個製程的商業應用範圍顯然非常龐大,但同樣很清楚地,要監控他人未經授權擅自使用這項技術,也相當困難。發明團隊的解決方法,是把這道製程轉換成可當成產品販售的工具組。在診斷器材隨手可得的情況下,使用者自己製作工具的誘因變得非常小。

如果標記產品,以及把製程轉換成產品都不可行,發明人也可選擇與大型系統製造商接觸,看能否以技術授權的形式,把新製程嵌入既有的工具或平台。這麼做,把監控責任轉嫁給上游廠商,他們更有能力監督技術使用的情況。

查理斯. 米斯特雷塔(Charles Mistretta)和他的研究團隊,採取的正是這種方法,他在2003年首先研究3-D 影像技術,這項技術能捕捉到人體受傷部位的即時複合影像,並能動態展示這些影像。這項新技術讓醫生不論面對多細的血管,都能檢視血管阻塞情況。為了把這項技術突破商業化,米斯特雷塔將技術授權給奇異醫療(GE Healthcare),奇異醫療把技術融入旗下的核磁共振成像機器中。

策略3 :展示原創性

通常,發明家會在商業化的工具,以及現有技術的基礎上產生創新,這樣的創新,與現有產品相比,會更有效率、成本更低、更能符合終端使用者的需求。但這種做法,也可能限制發明家能從成果中賺取到的報酬,因為創新必須是「新穎」,對產業專家來說「不是顯而易見」,而且要具備顯著的「發明性步驟」,才能獲得專利。2010 年,菲利普.威爾斯(Philip Wyers)身陷困境,因為他原本預期名家鎖(Master Lock)能替自己帶來九百萬美元的報酬,法院的裁決卻粉碎了他的希望,理由是他發明的上鎖機制,明顯是現有設計的簡單重組。他的專利在「常識」原則下被判無效。

要避免步上這樣的後塵,發明家可以在自己的創新中,建立額外的專屬功能。如果這項改良能促成終端使用者的效能大幅提升,發明家便能更強烈地主張這項創新不是顯而易見。企業若要保護研發部門發展出的創新,可以把它的標準工具與技術,和公司現有的獨門手工藝品、演算法或知識結合,藉此強化保護這項創新的智財權。如果這項組合,產生比現有商業工具與技術更優異的效能,公司就可針對自己的創新版本主張專屬權。靠著主動移除原創性陷阱,發明家與公司替未來任何的智慧財產侵權挑戰,作好主動出擊的萬全準備。

再看看傑佛瑞. 派西佛(Jeffrey Percival)和他的研究員採取的方法,他們開發出星際追蹤五千(Star Tracker 5000),這套裝置安裝在太空火箭的鼻翼上,可把星星維持在飛行視野內,以調整火箭飛行時的高度。由於星際追蹤五千仰賴現有的零組件,並使用標準的生產技術,因此,比市面上唯一類似的產品更便宜,價格幾乎是它的百分之一。但使用標準零組件,讓這項發明很容易就被裁定為缺乏原創性。派西佛的團隊為解決這個問題,把一項專屬演算法嵌入這個裝置,讓它可以快速傳送捕捉到的數位影像。研究團隊在取得這項發明的專利權之後,技術移轉辦公室成功地把整套產品授權給太空總署(NASA),太空總署把星際追蹤五千應用在至少三十項太空任務與高空汽球飛行。

當然,把商用零組件與獨家零件結合的做法,對大型企業來說比較容易,因為它們通常有更豐富的選擇。小型企業與大學就沒有這種優渥的選擇,因此,最好的做法就是找到一家能和自己合作的大型企業,把改良的技術授權給它。

策略4 :不過度仰賴已知科學

只有極少數的發明,是以先進的基礎科學為基礎;其他大部分都是利用眾所周知的特定輸入、輸出物之間的因果關係。這種情況經常導致特定的發明,遭人指控缺少「發明性步驟」。如果智財權的主張一開始沒被駁回,競爭對手接下來很可能會質疑專利的有效性,把發明家拉入曠日費時、成本高昂的智財權執行訴訟中。

針對這些指控,發明家如果可展示這項發明是已知科學的新穎應用,就能提出讓人信服的回覆。一名獸醫系教授的發明,正是極佳的例子,他發明切割、削減馬蹄的刀。這項發明沒有採用任何新科學,但解決了一個目前市面上任何刀子都無法解決的問題:蹄鐵匠的腕隧道耗損。

藉由展現自己發明涉及材質的創新應用,科學家也能強化原創性的主張。我們研究的一個案例中,發明家專注在脫鹽作用。傳統的脫鹽原理利用濾膜流程與超微過濾技術,這些都已為人熟知。但把這些製程與獨特材質(鐵改質二氧化矽膜)結合在一塊,發明家得以合法主張,自己的創新能大幅提升脫鹽效率。

另一個讓人印象深刻的例子中,科學家團隊開發出能改善微流體操作的工具。這個工具是以傳統吸管法為基礎,運用微閥切換調節液體流量,讓使用者能更有效率地抽取單獨的細胞,或是移動小量的液體。切換閥本身完全稱不上什麼創新,但把切換閥放進微流體的這個想法,是全新的嘗試,而且大幅提升這個工具的價值。

策略5 :掌握最佳應用領域

發明家解決大的問題之後,便可以想像把核心發明,套用到眾多新的應用上。潛在競爭者經常利用可公開取得的資訊,像是科學期刊的文章或專利申請文件,創造自己的應用。在部分案例中,這些競爭者會在突破性想法最有吸引力的應用領域,築起專利防火牆,即使他們根本沒有涉入這個研發領域。

要避免這樣的情況發生,我們建議發明家及早找出前景最為看好的智財權領域。如果他們能仔細找出自己發明最具商機的潛在應用,並把資源集中在開發這類應用,勢必可提升公司研發投資的報酬率。他們也應提出暫時性的專利申請,來保護自己的研發成果。這麼做,能給企業一年的時間來完成研究,並徹底利用這項發明最有利可圖的應用領域。但暫時專利申請是個兩面刃:如果沒辦法在一年內完成研究,研究內含的知識就會變成公開資訊。因此,要審慎使用這個策略,例如,在可精確預測研究成果的情況下,以及可應用的市場規模大得足以冒這個險。

在考量要進軍哪一個領域時,發明家的眼光,不能只擺在自己專長的領域。家禽科學家馬克.庫克(Mark Cook)與微生物學家麥可.帕里薩(Michael Pariza)的案例,提供絕佳的說明。雖然庫克研究的是雞隻,帕里薩研究的是抗致癌物,兩人卻都把目光擺在「共軛亞麻油酸」這種具多種優良營養特性脂肪酸的應用領域,這個商業應用中蘊含著無限商機,儘管與兩人的研究專業無關。

庫克和帕里薩發現,共軛亞麻油酸可作為抗致癌物,也能治療某種自體免疫疾病,同時還能增加瘦肉減少體脂肪。因此,它具有成為暢銷健身產品的潛力。兩人一方面與頂尖的運動訓練與營養食品製造商亞培(EAS),達成初步授權協議,另一方面則提出暫時專利申請。隔沒多久,其他營養食品製造商也看上這個發現的減重特性,紛紛上門要求授權這項技術。

策略6 :管理成果歸屬

透過和各領域專家的交談,以及專家們提供的回饋意見,讓研究成果獲得改善。這也是為什麼科學家要參加發表最新研究成果的會議和專業展覽。在這類論壇中,專家在與自己相同和不同領域的學者身上,了解到最新的想法和研究。開放原始碼平台也提供相同的機會,可以交流想法,並獲得回饋意見。

但這個流程部分涉及群眾外包,讓人難以分辨功勞歸誰。讓事情更複雜的是,科學家經常慷慨地分享功勞。我們認識一位致力於胰島素阻抗動物的發明家,把技師也納入共同開發者,他表示,如果沒有技師,這項研究無法完成。他也認為,如果不是因為某位教授在一場會議中提供的建議,自己也不會踏入這個領域進行研究,因此,他覺得這位教授理應獲得部分報酬。麻煩的是,對企業來說,愈多人分享發明的功勞,它們投資開發商業應用的意願就愈低。

我們建議,發明家清楚區隔發明性步驟(做出原創性的推論),以及在發明家監督下進行的工作。雖然努力投身研究的技師,應該獲得部分財務獎勵,但他們不應分享發明的果實,除非他們對發明性步驟有做出貢獻。

當然,論功行賞是最基本的條件。以尹英貝(音譯,InBae Yoon)的情況為例,他設計的一款安全套針,能減少內視鏡檢查流程中,造成的內臟器官損傷。1985年,他以單一發明人的身分,獲得這個裝置的美國專利權,接著,就把技術專屬授權給愛惜康公司(Ethicon)。1989 年,愛惜康發現,競爭對手美國手術公司(U.S. Surgical)侵犯這項專利權,並提出訴訟。突破性的科學進展,往往不是光靠一個人的努力,安全套針的發明也不是個例外。為了開發套針,尹曾和電子技師崔永才(音譯,Young Jae Choi)合作。雖然崔對產品的開發做出貢獻,但尹並沒有付錢給他,而且雙方的合作關係,在專案完成之前就結束了。尹把自己設定為單一發明人,完全沒有承認崔的參與貢獻。

隨著法院審理持續進行,美國手術公司得知崔早前曾參與開發,便與他聯繫,同時在1992 年採取行動,更正尹最初申請的專利權發明人資格。確認崔擁有這項技術的部分專利權後,美國手術公司便開始單獨和崔恰談專屬授權事宜。法院接著在1998年裁定,美國手術公司可溯及既往地合法使用這項專利;愛惜康輸了這場官司,上訴也被駁回。

企業通常較可能少給而不會多給功勞,因為它們握有權力優勢:受雇的發明家,不會自動享有本身發明商業化之後帶來的報酬。但即使是內部產出的發明,也不意謂著公司可以忽視分享功勞的問題,因為研究科學家獲得的啟發,往往來自龐大的同僚網路,這個網路經常會超過公司內部的範圍。有些公司常讓旗下科學家在同盟企業與合資企業之間輪調,這類公司必須格外留意發明性步驟的成果歸屬,而且應讓所有相關人員都能共享報酬。

哪些步驟可避免成果歸屬不清的問題?第一,有關智慧財產所有權的協議書,應在著手進行商業化之前就正式敲定。記住,對這類協議書的架構,與應包含的細節內容,不同國家的法律,會有各自的規定。例如,在很多歐洲國家,法律規定企業必須獎勵員工的發明,把這些發明當作是工作成果的一部分。記錄這項發明產生的過程,與參與其中的人員,是最基本的要求,像是實驗室紀錄、日誌,或是作業記錄檔。在愛惜康的案例中,尹申請專利時送交的文件中,發現崔的字跡,支持崔是共同發明人的主張。一旦其他發明人覬覦新發明挾帶的龐大利益,做出不實主張,這類預防措施將可以避免糾紛。

策略7 :勿受制於金主

雖然有些概念用小額預算就可以開發,但其他很多概念都要龐大的資金,才能完全證實並做好商業化的準備。當外部資金不可或缺時,發明人會變得極度依賴金主。

有時投資人會出來主張擁有智財權,此時智財權便會落入這些金主手中,這種情況特別可能發生在與大型企業締結同盟,以及股權合伙的小型研發公司身上。我們面談過的一組研究團隊,開發出在燃料注入之前的新汽、柴油內嵌分餾工具,能有效提升燃燒效率。發明家需要資金測試這項技術。一家大型汽車公司對這項技術很感興趣,但要它投資,可能會有智財權的附帶條件。

在這種情況下,發明人應在申請贊助前,先提出暫時性的專利申請,這麼做,能讓發明人主張自己對發明的專利權,清楚界定任何注資,都只是用來產生數據、結果與模型,這些資訊都要在暫時專利申請中述明。這個動作可鞏固發明人在往後商業化決策中的地位,近期美國專利法的更動,更凸顯這一點的重要性。當然,任何協商都必須相互妥協。例如,發明人可提供金主其他好處,像是不必支付權利金,就可以使用這項技術,以及一小部分來自技術授權的收益。按這種架構擬定的協議書,內容隱含承認發明人的優先權利。

讓創新成功商業化

我們身處技術創新的時代,許多創新不斷產生,包括從幹細胞到替代能源生產。但我們太常見到篳路藍縷的科學家,沒有獲得自己發現應有的報酬,有時甚至無法把有益廣大社會福祉的創新商業化。利用本文的策略,科學創業家可對自己想法的開發與商業化,握有更多掌控權。

(劉純佑譯自“Turn Your Science into a Business,”HBR , November 2014)



雷迪.科塔 Reddi Kotha

新加坡管理大學(Singapore Management University)助理教授。


菲利浦.金 Phillip H. Kim

巴布森學院(Babson College)副教授。


奧利佛.艾力克斯 Oliver Alexy

德國慕尼黑工業大學(Technische Universität München)的教授。


本篇文章主題創新